In dieser Reihe werfen wir einen Blick auf die Praxis des Bundesgerichtshofs (BGH, im Folgenden: BGH) zu zentralen Fragen des Patentrechts, wie z. B. Anspruchskonstruktion, Gesamtgegenstand und Patentierbarkeit. Diese Zusammenfassung der Rechtsprechung richtet sich an Fachleute auf der ganzen Welt, insbesondere außerhalb Deutschlands. Wir stellen die etablierte Rechtsprechung vor und diskutieren aktuelle Entscheidungen. Fragen und Kommentare, insbesondere Meinungen unserer internationalen Kollegen, sind jederzeit willkommen.
In der deutschen Praxis ist die Anspruchskonstruktion von zentraler Bedeutung. Daher beginnt unsere Reihe mit der Rechtsprechung des BGH zur Anspruchskonstruktion(1).
A. Allgemeine Grundsätze
Rechtsgrundlage für die Anspruchsbildung eines deutschen Patents ist Artikel 14 des deutschen Patentgesetzes und für den deutschen Teil eines europäischen Patents ist die Rechtsgrundlage Art. 14 des deutschen Patentgesetzes. 69 EPÜ.
Nach gängiger Praxis ist die Auslegung eines Anspruchs eine Rechtsfrage, die der gerichtlichen Entscheidung über die Verletzung (BGH, Für die Beurteilung der Verletzung und Gültigkeit eines europäischen Patents gelten im Hinblick auf das UPC (siehe CoA_335/2023/App_576355/2023) jedoch möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse bei der Anwendung dieser Grundsätze durch die Gerichte hiergegen muss Berufung eingelegt werden, so dass die Auslegung des Anspruchs letztlich nur beim BGH konvergieren kann.
B. Relevanz der Beschreibung
In der deutschen Praxis gilt der Grundsatz des Vorrangs des Patentanspruchs. Eine technische Lehre, die in der Beschreibung beschrieben, aber nicht in den Ansprüchen beansprucht wird, fällt nicht in den Schutzbereich (BGH, GRUR 1980, 219, 220 – Überströmventil; BGH X ZR 20/86 – Rundfunkübertragungssystem). Andererseits kann ein umfassender Patentanspruch nicht durch Bezugnahme auf die Beschreibung restriktiv ausgelegt werden; Insbesondere ist ein Anspruch nicht generell auf eine in der Beschreibung beschriebene Ausführungsform beschränkt (BGH, GRUR 2004, 1023,
Bei der Auslegung der Ansprüche wird der Beschreibung jedoch erhebliches Gewicht beigemessen. Die Beschreibung und Zeichnungen dienen in jedem Fall der Anspruchskonstruktion, also nicht nur dann, wenn ein Anspruchsbegriff unklar erscheint (BGH, X ZR 43/13 – Rotorelemente). Der gleiche Ansatz gilt auch für das Einheitliche Patentgericht (UPC 1/2023). Die Praxis des EPA hinsichtlich der Relevanz der Beschreibung für die Auslegung von Ansprüchen unterliegt einer anhängigen Vorlage an die Große Beschwerdekammer (G 1/24).
In diesem Beitrag werden wir die Relevanz des zitierten Standes der Technik für die Anspruchskonstruktion untersuchen.
I. Hintergrund
Nach ständiger Praxis des BGH können Zitate des Stands der Technik und die Art und Weise, wie das Patent den Stand der Technik in der Beschreibung beschreibt, für die Auslegung der Ansprüche relevant sein, soweit die Lehre eines Patents darauf abzielt, sich von dem darin beschriebenen Stand der Technik abzugrenzen (das UPC hat bisher ähnliche Grundsätze angewendet, siehe LD Düsseldorf 31. Oktober 2024, Sodastream v Aarke, ACT_580849/2023, ORD_598499/2023). Insbesondere wenn in der Beschreibung die Offenbarung eines bekannten Dokuments zum Stand der Technik mit dem Oberbegriff eines Patentanspruchs gleichgesetzt wird, sind die Merkmale des kennzeichnenden Teils im Zweifel nicht so auszulegen, wie sie sich aus dem zitierten Stand der Technik ergeben, von dem es unterschieden werden soll (BGH, X ZR 16/17, GRUR 2019, 491 – Scheinwerferbelüftungssystem). Gleiches gilt, wenn in der Patentbeschreibung ein bekanntes Dokument des Standes der Technik als nachteilig eingestuft und ein im Patentanspruch vorgesehenes Merkmal als Mittel zur Überwindung dieses Nachteils hervorgehoben wird (BGH, X ZR 17/19, GRUR 2021, 945 – Schnellwechseldorn).
Dies gilt jedoch nur, wenn diesbezüglich ausdrücklich auf das Stand-der-Technik-Dokument verwiesen wird; ein vager Hinweis reicht nicht aus (BGH, X ZR 44/20, GRUR 2022, 1129 – Verbundelement).
Dies kann zu Situationen führen, in denen ein Patent – das bei einer weiten Auslegung des Anspruchs wahrscheinlich widerrufen worden wäre – als gültig erachtet wird, allerdings auf Kosten einer engen Auslegung.
II. Kühlmaterial-Kühlentscheidung
Auf der Grundlage dieser etablierten Grundsätze verweist eine erläuternde Entscheidung auf das europäische Patent EP 1 509 737 B1, das sich auf die Kühlung von „gebranntem Material“, beispielsweise Zementklinker, bezieht (BGH, X ZR 87/20 – Brenngutkühlung(2)). Anspruch 1 lautet (englische Übersetzung der gewährten Ansprüche in der veröffentlichten Fassung):
„Verfahren zum Abkühlen des aus einem Verbrennungsofen als Schüttgutschicht austretenden Brenngutes auf dem Transportgestell eines dem Ofen nachgeschalteten Kühlschranks durch einen von unten durch das Gestell und die Schüttgutschicht hindurchtretenden Gasstrom, wobei das Gestell aus mehreren in Transportrichtung länglichen und in Transportrichtung hin- und herbewegten Brettern besteht und von denen sich mindestens zwei benachbarte Bretter gleichzeitig vorwärts und nicht gleichzeitig rückwärts bewegen, wobei oberhalb des Rostes keine Förderelemente vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, dass eine vertikale Mischbewegung fehlt Die Schüttgutschicht und die Betthöhe betragen im Mittel nicht weniger als das 0,7-fache der Plattenbreite.“
Von entscheidender Bedeutung war hierbei das Merkmal „fehlende vertikale Mischbewegung in der Schüttgutschicht“ (Merkmal 4).
1. Konstruktion von Ansprüchen
Der einleitende Teil der Beschreibung bezog sich auf das Stand-der-Technik-Dokument DK 1999/1403 A (vom Nichtigkeitskläger als NiK5 zitiert), in dem das Patent anerkannte, dass es die bekannte Lösung eines sogenannten „beweglichen Bodens“ offenbarte (im Wesentlichen die Präambel des Anspruchs). Gemäß dem einleitenden Teil der Beschreibung des Patents EP ‘737 offenbart NiK5 auf den Gitterbrettern angeordnete vertikale Querwände (3), die sich mit den Brettern hin und her bewegen, um eine vertikale Mischbewegung des gebrannten NiK5-Materials zu bewirken.
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Nach der Beschreibung in EP ‘737 muss jedoch eine vertikale Mischbewegung in der gebrannten Materialschicht vermieden werden, damit das Gas bei einem Abkühlvorgang zuletzt durch die heißeren Schichten gelangt und die Schicht daher mit einer höheren Temperatur verlässt, als dies bei einer stärkeren vertikalen Durchmischung des gebrannten Materials möglich wäre. Laut EP ‘737 führt dies zu einer besseren Wärmerückgewinnung.
Daher kam der BGH zu dem Schluss, dass EP ‘737 eine vertikale Mischbewegung als nachteilig ansieht und dass das Fehlen einer solchen als Unterscheidungsmerkmal des beanspruchten Gegenstands gegenüber NiK5 zu interpretieren ist. Der BGH kam zu dem Schluss, dass sich Charakteristik 4 somit auf die Mischbewegungen bezieht, die durch die vertikalen NiK5-Platten 22 und die durch sie erzeugte vertikale Verschiebung verursacht werden können. Dies bedeutet weiter, dass der Anspruch eine vertikale Mischbewegung nicht grundsätzlich verbietet. Stattdessen sind solche Bewegungen zulässig, wenn sie aufgrund des im Anspruch definierten Transportprinzips (dem „Schiebeboden“) praktisch unumgänglich sind. Merkmal 4 wird jedoch nicht realisiert, wenn besondere Maßnahmen zur Förderung der vertikalen Verschiebung ergriffen werden, wie beispielsweise vertikale Platten 22, wie in NiK5 beschrieben.
2. Gültigkeit
In erster Instanz gelangte das Bundespatentgericht zu dem Schluss, dass es dem Anspruch 1 im Hinblick auf NiK5 an erfinderischer Tätigkeit mangele, da NiK5 den Oberbegriff und das Merkmal 4 offenlegen und den Rest des kennzeichnenden Teils deutlich machen würde. Der BGH hob dieses Urteil auf und kam stattdessen zu dem Schluss, dass NiK5 Merkmal 4 nicht offenbart, da Merkmal 4 so ausgelegt werden muss, dass Anspruch 1 von NiK5 unterschieden wird.
NiK5 hält eine Konstruktion ohne vertikale Platten 22 für ineffizient. Anspruch 1 galt als erfinderisch, da die zentrale Lehre von EP ‘737 darin besteht, dass diese Ineffizienz ohne die Notwendigkeit vertikaler Platten 22 oder vertikaler Mischung behoben werden kann.
III. Gelernte Lektionen
Als Patentanmelder/-inhaber: Letztlich hilft diese BGH-Praxis jenen Anmeldern, die den Stand der Technik bereits vor der Anmeldung kennen und bereits im Entwurfsstadium (auch kleine) technische Besonderheiten sorgfältig definieren und deren technische Vorteile in der Beschreibung erläutern.
Im Gegensatz dazu wird in der amerikanischen Praxis zur Erzielung eines breiten Schutzumfangs bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen häufig auf Aussagen zu Dokumenten des Standes der Technik verzichtet. Folglich hätte eine nach US-amerikanischer Praxis verfasste Anmeldung (die dann direkt oder über den PCT auf dem europäisch-deutschen Weg eingeht) wahrscheinlich einen breiteren Schutzumfang nach deutscher Praxis, kann jedoch zu Gültigkeitsproblemen für den Stand der Technik führen, der dem beanspruchten Gegenstand sehr nahe kommt.
Als angeblicher Patentverletzer/Nichtigkeitskläger: Wenn in einem Patent ein bestimmtes Dokument zum Stand der Technik zitiert wird und in der Beschreibung ausdrücklich erläutert wird, welche beanspruchten Merkmale den Gegenstand dieses Dokuments zum Stand der Technik unterscheiden sollen, könnte der Anspruch auf der Grundlage der oben diskutierten Grundsätze so ausgelegt werden, dass dieses Merkmal durch das zitierte Dokument zum Stand der Technik nicht offenbart wird. Daher kann der Anspruch im Hinblick auf den zitierten Stand der Technik zumindest als neu angesehen werden. Entspricht das beklagte Produkt hingegen insoweit der Offenbarung des Stand-der-Technik-Dokuments, könnte der Anspruch auf der Grundlage der oben genannten Grundsätze so ausgelegt werden, dass das beklagte Produkt keine Verletzung darstellt (zur Sichtweise des UPC und den Schlussfolgerungen des UPC zur sogenannten Gillette-Verteidigung siehe LD Düsseldorf 31. Oktober 2024, Sodastream gegen Aarke, ACT_580849/2023, ORD_598499/2023, Abschnitt V).
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(1) Die Beschlüsse sind in deutscher Sprache frei verfügbar unter: https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Sort=3
(2) http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2022-9&Seite=2&nr=131679&anz=266&pos=63
(3) Das EP ‘737-Patent verwendete eine etwas andere Terminologie als die NiK5-Übersetzung (vertikale Platte), dies wurde jedoch als irrelevant angesehen.